All Round/Simstars - Arrest

All Round/Simstars, slaafse nabootsing (HR 19-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:938)

Feiten

All Round B.V. brengt sinds 2009 onder de naam ‘Mi Moneda’ een sieradenlijn voor dames op de Nederlandse markt. Zo ook een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten of schijven. De hanger bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen. Simstars B.V. brengt onder de merknaam ‘Nikki Lissoni’ ook een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, met een vergelijkbare hanger.

All Round heeft Simstars gesommeerd om de handel van de Nikki Lissoni-hangers per direct te staken, omdat deze hangers onrechtmatige slaafse nabootsingen zouden zijn van de Mi Moneda-hanger. Simstars heeft hier geen gehoor aan gegeven. In dit geding vordert All Round o.a. een bevel tot staking van iedere nabootsing van de Mi Moneda-hanger. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof heeft het vonis van de rechtbank bekrachtigd. All Round zou niet hebben aangetoond dat de Mi Moneda-hanger een eigen gezicht had op de markt toen Simstars de Nikki Lissoni-hanger op de markt bracht.

Hoge Raad

Volgens het hof zou de Mi Moneda-hangers geen eigen gezicht op de markt hebben. Leidt een nagebootste product tot nodeloze verwarring bij de consument? Hiervoor moet worden gekeken naar de gelijkenis tussen beide producten. Hierbij speelt de totaalindruk van belang. De Hoge Raad stelt dat bij de verwarringsvraag alle relevante omstandigheden moeten worden meegewogen. In welke mate consumenten zich bij een aankoop zullen laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (‘post sale’) zijn of worden waargenomen, hangt ook af van de andere omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld of de consument (ook) let op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn en op de productverpakking.

All Round heeft onvoldoende aangetoond dat de sieraden een “eigen plaats in de markt” hebben. Factoren zoals populariteit, bekendheid en het marktaandeel kunnen een indicatie zijn voor het hebben van “eigen plaats in de markt”, maar deze zijn echter niet doorslaggevend. De vormgeving moet (los van de naam van het product) onderscheidend zijn. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Verder kan een “eigen plaats op de markt” ook afnemen of verdwijnen (verwateren). Bijvoorbeeld als niet actief genoeg wordt gehandeld om nabootsingen van de markt te weren.

Kern

De Hoge Raad geeft invulling aan de criteria voor het verwarringsgevaar tussen een ‘nagebootst’ product en het origineel. Als een product geen eigen gezicht op de markt heeft, moet bij de vraag of een nagebootst product verwarringsgevaar oplevert voor het origineel, naar alle omstandigheden worden gekeken. Ook al is een product populair en bekend, wil dit niet zeggen dat dit direct betekent dat het product een “eigen plaats heeft op de markt”. De vormgeving van het product in verhouding tot de rest van de markt is hierbij cruciaal. Als de vormgeving niet onderscheidend is, dan kan slaagt een beroep op slaafse nabootsing niet.

Producenten moeten optreden tegen grote namakers anders kan dit leiden tot verwatering van de “eigen plaats van het product op de markt”. Dan kan er geen beroep (meer) worden gedaan op een eventuele slaafse nabootsing.